Патентование в России: новые правила игры

С 01 октября 2014 г. вступили в действие изменения в части IV Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), регулирующей правовой режим интеллектуальной собственности.

Кратко самые важные для заявителей изменения, касающиеся патентования изобретений и полезных моделей:
1. «Халявных» патентов на полезные модели, выдаваемых фактически под честное слово заявителя, больше не будет, полезные модели теперь подвергаются экспертизе по существу. В целом, полезная модель все больше становится похожей на «облегченное» изобретение, как это и предполагалось изначально законодателем.
2. В качестве полезной модели теперь возможно патентование только одного устройства (а не группы устройств, как раньше).
3. Описания, чертежи и формулы изобретений и полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно, поскольку:
а) экспертиза имеет право «завернуть» плохо составленную заявку,
б) изменения по собственной инициативе можно внести в формулу и описание только один раз, другие изменения возможны только по запросу экспертизы,
в) для преодоления возражений экспертизы не допускается указание произвольного дополнительного технического результата,
г) слабое описание может стать причиной аннулирования патента не только косвенно – по критерию промышленной применимости (как это было раньше), но и напрямую – по критерию полноты раскрытия сущности изобретения или полезной модели.
4. В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель правообладатель сможет (с 01 января 2015 г.) вместо возмещения убытков требовать выплаты компенсации, размер которой устанавливается судом.

Изобретения

Пункт 1 ст. 1350 ГК РФ: определение понятия изобретения дополнено явным указанием применения продукта или способа по определенному назначению. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики. Затрагивает большей частью фармацевтику, агрохимию и другие подобные отрасли, для которых важно патентование технологии изготовления или применения.

Пункт 2 ст. 1350 ГК РФ: изобретению могут противопоставляться заявки на промышленные образцы. Практическое значение: Эта норма введена в связи с законодательным закреплением возможности преобразования заявки на промышленный образец в заявку на изобретение или в заявку на полезную модель.

Пункт 3 ст. 1350 ГК РФ: в определении т.н. «изобретательского иммунитета» явно указано экспонирование изобретения на выставке. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 5 ст. 1350 ГК РФ: введено явное указание на открытый характер перечня решений, не являющихся изобретениями. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Статья 1361 ГК РФ: в определение права преждепользования изобретения введено указание на эквивалентные признаки. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1 ст. 1366 ГК РФ: уточнено, что правом подачи заявления о том, что в случае выдачи патента заявитель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, обладает только единственный автор изобретения (т.е. это право не распространяется на коллектив авторов) и что уже уплаченные пошлины не возвращаются. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 2 ст. 1375 ГК РФ: в пп. 1) введено указание на лицо, обладающее правом на получение патента, в пп. 2) введено указание на специалиста в данной области техники, в пп. 3) введено указание на ясность выражения сущности изобретения. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 5 ст. 1378 ГК РФ: срок, в течение которого изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при публикации сведений о заявке, увеличен с 12 до 15 месяцев. Практическое значение: упорядочение формальностей.

Статья 1384 ГК РФ: изменен срок ответа на запрос – раньше было два месяца со дня получения запроса заявителем, теперь – три месяца со дня отправки запроса Роспатентом. Практическое значение: законодательной закрепление существующей практики. Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки по заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Пункт 1 ст. 1385 ГК РФ: публикация сведений о заявке не производится, если до истечения 15 месяцев (раньше было 12 месяцев) с даты подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения. Практическое значение: упорядочение формальностей.

Пункт 2 ст. 1386 ГК РФ: уточнен состав действий при экспертизе по существу – дана ссылка на требования и условия, установленные п. 4 ст. 1349 ГК РФ, абз. 1 п. 1, п. 5 и п. 6 ст. 1350 ГК РФ (эти изменения носят уточняющий характер), и введена проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений теперь нужно готовить более тщательно.

Пункт 1 ст. 1387 ГК РФ: явно указано, что при недостаточном раскрытии сущности заявленного изобретения принимается решение об отказе в выдаче патента; шестимесячный срок ответа на решение экспертизы установлен со дня отправки запроса Роспатентом. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений теперь нужно готовить более тщательно. Кроме того, Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки по заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Пункт 3 ст. 1387 ГК РФ: изменен срок подачи возражения на отказ в выдаче патента или признание заявки отозванной (раньше было 6 месяцев со дня получения решения заявителем, теперь – 7 месяцев со дня отправки решения Роспатентом) и срок запроса противопоставленных материалов (раньше было 2 месяца со дня получения решения заявителем, теперь – 3 месяца со дня отправки решения Роспатентом). Практическое значение: законодательной закрепление существующей практики. Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки по заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Статья 1388 ГК РФ: заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на которые ссылается Роспатент, за исключением документов неопубликованной заявки. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Статья 1389 ГК РФ: из статьи исключено упоминание доказательств уважительности причин, по которым не был соблюден срок необходимого действия заявителя. Практическое значение: упорядочение формальностей. Исключение упоминания доказательств не означает, что уважительность причин не требуется доказывать, поскольку Роспатент по-прежнему будет решать, уважительные они или нет.

Пункт 3 ст. 1392 ГК РФ: термин «денежная компенсация» заменен на термин «денежное вознаграждение». Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Полезные модели

Пункт 2 ст. 1351 ГК РФ: понятие уровня техники полезной модели теперь полностью совпадает с понятием уровня техники изобретения. Практическое значение: правовой режим полезной модели приближается к правовому режиму изобретения.

Пункт 3 ст. 1351 ГК РФ: в определении т.н. «изобретательского иммунитета» явно указано экспонирование полезной модели на выставке. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 5 ст. 1351 ГК РФ: в определении решений, не являющихся полезной моделью, дана уточняющая ссылка на п. 5 ст. 1350 и введено указание, что заявка касается указанных объектов как таковых. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 6 ст. 1351 ГК РФ: в определении объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели, дана ссылка на п. 6 ст. 1350. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1 ст. 1376 ГК РФ: заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели. Практическое значение: важное изменение – исключена возможность патентования одной заявкой группы полезных моделей.

Пункт 2 ст. 1376 ГК РФ: требования к содержанию заявки на полезную модель сделаны симметричными требованиям к содержанию заявки на изобретение (с учетом п. 1 ст. 1376 ГК РФ). Практическое значение: правовой режим полезной модели приближается к правовому режиму изобретения.

Пункт 1 ст. 1390 ГК РФ: уточнен состав действий при экспертизе полезной модели по существу – дана ссылка на требования и условия, установленные п. 4 ст. 1349 ГК РФ, абз. 1 п. 1, п. 5 и п. 6 ст. 1351 ГК РФ (эти изменения носят уточняющий характер), и введена проверка достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно.

Пункт 2 ст. 1390 ГК РФ: явно указано, что при недостаточном раскрытии сущности заявленного полезной модели принимается решение об отказы в выдаче патента; шестимесячный срок ответа на решение экспертизы установлен со дня отправки запроса Роспатентом. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений теперь нужно готовить более тщательно. Кроме того, Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Изобретения + полезные модели

Статья 1349 ГК РФ: в перечне объектов, которые не могут быть объектами патентных прав, явно указан клон человека, в пп. 4) дана уточняющая ссылка на пп. 1). Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 2 ст. 1358 ГК РФ: добавлен пп. 4) симметрично изменению в ст. 1350 ГК РФ относительно применения продукта или способа по определенному назначению. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 3 ст. 1358 ГК РФ: уточнены критерии признания использованным изобретения и полезной модели. Явно указано, что в отношении полезной модели не применяется доктрина эквивалентов. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1358.1 ГК РФ: введено понятие зависимого изобретения и зависимой полезной модели, определен их правовой режим. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1359 ГК РФ: явно указано, что повторный импорт, перепродажа и другие подобные действия не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1 ст. 1378 ГК РФ: изменения в документы заявки (кроме изменения сведений об авторе и заявителе) по собственной инициативе теперь можно внести только один раз после получения результатов поиска, другие изменения возможны только по запросу экспертизы. К слову, такой порядок – обычная практика во многих странах. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений и полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно.

Пункт 2 ст. 1378 ГК РФ: изменения в заявке будут проверяться на соблюдение требования единства изобретения (это законодательное закрепление существующей практики); для преодоления возражений экспертизы по новизне и/или изобретательскому уровню теперь не допускается указание произвольного дополнительного технического результата. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений и полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно.

Статья 1379 ГК РФ: введена возможность взаимного преобразования заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Практическое значение: в реальной жизни может потребоваться в случае ошибочной подачи заявки с неправильным видом заявления (например, хотели подать заявку на изобретение, а подали на промышленный образец, хотя материалы заявки содержат все атрибуты заявки на изобретение – раньше такую заявку приходилось отзывать и подавать снова с потерей приоритета, а теперь можно ее преобразовать).

Пункт 3 ст. 1381 ГК РФ: при определении приоритета изобретения, полезной модели по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки введено условие отсутствия государственной регистрации (т.е. выданного патента) по более ранней заявке. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункты 2 и 3 ст. 1382 ГК РФ: для полезных моделей установлен такой же правовой режим в отношении конвенционного приоритета, как и для изобретений. Практическое значение: правовой режим полезной модели приближается к правовому режиму изобретения.

Пункт п. 1 ст. 1382 ГК РФ: 12-месячный срок для принятия решения заявителями, одновременно подавшими заявки на идентичные изобретения, установлен со дня направления Роспатентом, раньше было – со дня получения заявителями. Практическое значение: Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки по заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Пункт 2 ст. 1393 ГК РФ: решение о признании заявки отозванной из-за неуплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение или полезную модель не принимается в случае оспаривания решения о выдаче патента. Практическое значение: если после принятия Роспатентом решения о выдаче патента (это событие всем видно в реестре) и до выдачи патента от третьего лица поступило возражение против выдачи патента, то пошлину можно не платить до принятия решения по возражению.

Пункт 4 ст. 1393 ГК РФ: явно указано, что Роспатент вносит в выданный патент и в соответствующий реестр изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки. Практическое значение: раньше приходилось через суд принуждать Роспатент изменять ошибочные сведения об авторе.

Пункт 2 ст. 1395 ГК РФ: явно указано, что национальная заявка, по которой испрашивается приоритет международной заявки, не признается отозванной. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 1 ст. 1396 ГК РФ: явно указано, что пропущенный заявителем срок представления указанных документов может быть восстановлен при условии указания причин его несоблюдения. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер. Следует также отметить, что для восстановления пропущенных сроков по международным заявкам Роспатент применяет критерий «due care», т.е. заявителю необходимо указать уважительные причины пропуска и Роспатент может запросить доказательства их уважительности.

Пункт 1 ст. 1398 ГК РФ: причиной аннулирования патента может быть несоответствие требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений и полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно.

Пункт 2 ст. 1398 ГК РФ: явно указано, кто и куда должен подавать возражения против выдачи патента по разным основаниям. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 3 ст. 1398 ГК РФ: определены условия преобразования спорного изобретения в полезную модель; при этом приоритет и дата подачи заявки сохраняются. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1 ст. 1400 ГК РФ: явно указано, что восстановление действия патента возможно не только по ходатайству лица, которому принадлежал патент, но и по ходатайству правопреемника этого лица. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 4 ст. 1400 ГК РФ: явно указано, что право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование либо были сделаны необходимые к этому приготовления. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1406.1 ГК РФ (будет введена в действие с 01 января 2015 г.): в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель правообладатель вместо возмещения убытков сможет требовать выплаты компенсации, размер которой устанавливается судом. Практическое значение: важное изменение – теперь не требуется трудоемкого расчета убытков; компенсацию, возможно, получить будет легче и быстрее, чем возмещение. Раньше компенсацию вместо возмещения убытков можно было требовать только в отношении объектов авторского права и смежных с ним прав, а также средств индивидуализации.

Изменения, касающиеся служебных изобретений и полезных моделей – см. здесь ^[1].

Договоры (отчуждения и лицензионные)

Пункт 3.1 ст. 1234 ГК РФ: не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если ГК не предусмотрено иное. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 5.1 ст. 1235 ГК РФ: не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 5 ст. 1234 ГК РФ: установлен тридцатидневный срок для ликвидации приобретателем исключительного права задолженности перед правообладателем, прежде чем правообладатель сможет отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1.1 ст. 1236 ГК РФ: лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер – законодательно установлено значение этого параметра по умолчанию.

Пункт 4 ст. 1236 ГК РФ: установлено условие существенной задолженности и тридцатидневный срок для ее ликвидации, прежде чем лицензиар сможет отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1369 ГК РФ: явно указано на недействительность договора о распоряжении исключительным правом при несоблюдении письменной формы. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Общие положения

Пункт 1 ст. 1232 ГК РФ: правообладатель обязан уведомлять Роспатент об изменении наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки правообладателя. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель. Практическое значение: если из-за изменения наименования, имени или адреса правообладателя его не удалось известить, например, о возникшем патентном споре, этот спор может быть рассмотрен без его участия и решение, весьма вероятно, окажется не в его пользу. То есть в этом случае существует риск потерять патент и даже не знать об этом до определенного времени.

Пункты 3-5 ст. 1250 ГК РФ: введено указание на обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие от ответственности за нарушение интеллектуальных прав, и право на регрессные иски (например, если нарушение возникло у потребителя по вине производителя). Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 6.1 ст. 1252 ГК РФ: в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1253 ГК РФ: установлено условие наличия вины при нарушении исключительных прав для ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП. Практическое значение: усложнено вымогательство и «белое» рейдерство.

Статья 1254 ГК РФ: исключена возможность лицензиата требовать ликвидации юрлица и прекращения деятельности ИП при нарушении исключительных прав. Практическое значение: усложнено вымогательство и «белое» рейдерство.

Заключение

Здесь упомянуты лишь изменения, имеющие наибольшее практическое значение. Полная сводка изменений со ссылками на утратившие силу и вступившие в действие документы доступна в Консультанте-Плюс и других правовых базах. Если кто-то не сможет ее скачать, я готов поделиться этой сводкой в виде файла.

Автор: Stanislav_F

Источник ^[2]