Все юристы говорили, что это невозможно. Вот как мы это сделали

Классика жизни. Человек открыл свой бизнеc, название компании взял просто какое понравилось. А потом выяснилось, что это название давно зарегистрировано в Роспатенте как товарный знак другой фирмой.

Как быть? Тратить сотни тысяч на полный ребрендинг? Платить миллионные компенсации? В такую ситуацию рискует попасть каждый предприниматель, поэтому давайте расскажу, как нам удалось с этим справиться.

Я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный. Сегодня разберем занимательное дело одной школы танцев, которая чуть было не потеряла свой бренд, вложенные в него деньги и годы работы.

С такой ситуацией рискует столкнуться каждый предприниматель — неважно, у вас школа танцев или нет. Дизайн-студия, айти-стартап или кафе — законы по товарным знакам работают везде одинаково.

Сначала в двух словах про товарные знаки, потом сама история, а в конце подсвечу главные выводы из этого дела.

Как теряют миллионы рублей на использовании чужих названий

Чаще всего как товарные знаки регистрируют названия компаний и товаров, слоганы, логотипы, имена-псевдонимы и домены.

Сегодня в России охраняется больше 800 000 товарных знаков ^[1], поэтому найти классное и свободное название непросто, а вот случайно воспользоваться чужим — легко.

Самый главный подвох для любого бизнеса: если «твоё» название не зарегистрировано как товарный знак в Роспатенте, то юридически это название не твоё. Оно того, чья регистрация.
Кто успел зарегистрировать раньше — тот и владелец.

На этом горят многие предприниматели. Человек открывает компанию, дает ей и своему продукту какое-то название. Вкладывает деньги в брендинг, сайт и рекламу. А сам бренд-то ему не принадлежит.

Грубо говоря, это как вломиться в чужую квартиру и начать там делать ремонт. Какое-то время все будет красиво. Но рано или поздно объявятся хозяева.

Набор санкций за использование чужого бренда такой, что иногда может довести и до банкротства:

• взыскание компенсации в пользу правообладателя — до 5 миллионов рублей, иногда больше (п.4 ст. 1515 ГК РФ ^[2])

• штрафы в пользу государства за нарушение закона о рекламе и недобросовестную конкуренцию — тут от 100 до 500 тысяч, а там как повезет (ч. 2 ст. 14.33 ^[3], ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ ^[4])

• конфискация товара, на который незаконно нанесен чужой знак (п.2 ст. 1515 ГК РФ ^[2])

• иногда ответственность вплоть до уголовной (до шести лет, ст. 180 УК РФ ^[5])

И вишенка на торте: даже выплата компенсации не избавит от необходимости проводить ребрендинг. За свой счет, разумеется.

Почему так сложно найти «свободное» название

«Такое название уже занято, зарегистрировать его на вас мы не можем, придумывайте другое» — именно такие слова чаще всего слышат предприниматели от юристов.

Оно и немудрено: действующих знаков сотни тысяч, такие же или очень похожие находятся почти всегда.

И в отличие от доменов, где для регистрации достаточно разницы в один символ, с товарными знаками такой фокус практически не прокатывает. Ведь использованием чужого знака считается не только использование точно такого же, но и просто очень похожего названия.

Как стать правообладателем собственного бренда, даже если похожее название давно уже занято

Место действия: Курск.
Бренд: LEONES
Бизнес: школа танцев.

Победы в конкурсах, открытые филиалы и десятки отзывов от довольных учеников — название LEONES уже давно не было пустым звуком.

Бренд, имя и репутация, за которой стояли годы работы основателей и педагогов. Естественно, ни о какой смене названия речь вести не хотелось.

А повод был. Ведь когда дело дошло до регистрации бренда LEONES в Роспатенте, выяснилось, что уже давно зарегистрированы похожие знаки LEON.RU ^[6] и LION.

Да, по меркам Роспатента эти названия действительно похожи, хоть и отличаются на несколько символов. В такой ситуации Роспатент обычно дает отказ, и предприниматель попадает в неприятную ситуацию: его знак не зарегистрировали, а он сам нарушает чужие права.

Именно это рассказали LEONES юристы, которые проводили «проверку». Спасибо, конечно, но делать то что?

Как мы добились регистрации товарного знака LEONES, несмотря ни на что

Проводим свою настоящую проверку. Действительно, похожие знаки есть. Но есть и план.

Подаем заявку в Роспатент. Документы сделаны идеально: первая формальная экспертиза Роспатента проходит меньше, чем за месяц.

Впереди главная часть: экспертиза самого знака.

Спустя полгода Роспатент присылает результат: предварительный отказ. Это было ожидаемо. Эксперты Роспатента нашли те самые LEON.RU ^[6] и LION и из-за них хотят отказать в регистрации.

На этом месте большинство юристов разводят руками.

Дескать, мы свою работу сделали, заявку подали, на этом наши полномочия всё, окончены. А то, что Роспатент показал похожие знаки и отказал — так мы в этом не виноваты, это Роспатент решил, а не мы.

Но мы-то знаем, что есть в наших законах один интересный способ спасти регистрацию и весь бренд. Непростой, но есть.

Называется он «письмо-согласие».

Как работает письмо-согласие: если владельцы похожих знаков подпишут нам документ о том, что не возражают против нашей регистрации, то тогда Роспатент зарегистрирует нам знак.

Получается, для регистрации LEONES нам нужно было получить согласия и от владельца LEON.RU ^[6], и от владельца LION.

Если это получится сделать — бренд LEONES наш. Если хотя бы с одним из них договориться не сможем, наш удел — отказ и ребрендинг.

LEON.RU ^[6] — это та самая букмекерская контора. Головная компания на Багамах, знак зарегистрирован именно на нее.

Находим контакты юротдела букмекеров, рассказываем им про ситуацию и про наш знак. Делаем проект письма, переговоры проходят успешно. В наш офис приходит согласие с золотой гербовой печатью. Всем спасибо, первое есть:

Со вторым правообладателем, LION, дела обстоят сложнее. Знаком владеет английская компания Ascential Group Limited.

Через специальные базы находим контакты компании, пишем им письма, звоним — лондон из зе кэпитал оф грейт бритен, вот где пригодился английский язык.

Англичане традиционно серьезно подходят к своим нематериальным активам — а товарный знак это же и есть самый ценный актив практически любой компании.

Просто так нам согласие не подпишут. Мы делаем договор о сосуществовании — это контракт, по которому мы устанавливаем, как бренды LEONES и LION будут уживаться на рынке. После долгих переговоров мы приходим к соглашению, которое всех устроит.

Окольными путями через Казахстан нам присылают оригинал подписанного англичанами письма-согласия — ведь Роспатенту нужен именно оригинал, обычного скана не хватит.

Казалось бы, на этом всё, но нет.

Помните, в отказе Роспатента был еще третий товарный знак LION, с зеленой картинкой? Российская компания зарегистрировала на себя логотип, где вместе с графикой было и это слово.

Правообладатели этого логотипа нам согласие не дали. Поэтому пришлось воспользоваться планом «Б»: в ответе Роспатенту во всех подробностях объясняем, почему наше название не сходно с этим логотипом.

В итоге в Роспатент от нас поехали три документа: ответ на отказ и два согласия. Какое решение примет экспертиза?

Ответ не заставил себя долго ждать. Отвечаю картинкой:

Товарный знак LEONES зарегистрировали.

Теперь владельцы студии танцев стали настоящими владельцами своего бренда. С них не взыщут штрафов и компенсаций, их не заставят переименоваться.

И что особенно приятно, LEONES зарегистрирован правильно.

Это сильный словесный знак. Он защищает само по себе название, вне зависимости от графики логотипа, шрифта и цвета. А регистрация сделана на правильный перечень товаров и услуг: это конкретные позиции по танцам, а не просто общие слова в тему.

Все это означает, что если какие-то конкуренты захотят нажиться на бренде LEONES — их точно можно будет наказать.

Пять главных выводов коротенько

1. «Похожий знак уже есть» — это не приговор. Похожие знаки сейчас находятся почти всегда. Вопрос только в том, сможет ли юрист с этим справиться.

2. Получение письма-согласия — это законный способ добиться регистрации, когда есть похожие знаки.

3. Договориться о выдаче согласия можно даже с иностранцами. Прецеденты и практика есть. Даже в наши дни.

4. С предварительным отказом Роспатента можно и нужно спорить. Свои доводы нужно основывать законами, практикой судов и практикой самого Роспатента.

5. Регистрировать свой товарный знак лучше на старте бизнеса или запуска нового продукта. Если заняться этим вопросом на этапе разработки названия, вариантов действий будет побольше, а вероятность успеха — выше.

Если пост полезный-интересный — поставьте плюсик, буду постить еще.

Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, по регистрации товарных знаков помочь или по судам — напишите мне в личку в телеграме @bchlf ^[7].

Если вам в целом интересна тема защиты своих интеллектуальных прав — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей». ^[8]